A védjegyoltalomból származó jogok nem teszik lehetővé a valamely védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölések összehasonlító reklámban való használatának a megtiltását, amennyiben a vásárlóközönség tudatában nem áll fenn az összetévesztés veszélye a reklámozó és a védjegyjogosult vagy a reklámozó, illetve a védjegyjogosult védjegyei, árui vagy szolgáltatási között.
A védjegyekről szóló közösségi irányelv [1] szerint a védjegyjogosult a kereskedelmi forgalomban megtilthatja a védjeggyel azonos megjelölés használatát a védjegy árujegyzékében szereplő azonos árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve a védjegyhez hasonló megjelölés használatát, ha az összetéveszthetőséget okozhat, amely magában foglalja a megjelölés és a védjegy közötti gondolati képzettársítás kockázatát.
Az összehasonlító reklámról szóló közösségi irányelv [2] az összehasonlító reklámot bizonyos feltételek mellett engedi meg, többek közt az nem lehet megtévesztő, nem idézheti elő a piacon a reklámozónak és valamely versenytársának, vagy védjegyeknek az összetévesztését, nem ronthatja vagy becsmérelheti valamely védjegynek a hírét, és nem használhat ki tisztességtelen módon valamely védjegyet.
Az O2 mobiltelefon-szolgáltatásai reklámozásához a buborékos külső megjelenítést számos módon használja, és két brit, buborékok statikus képéből álló nemzeti ábrás védjegy jogosultja.
A 2004-ben a H3G, amely az O2 egy versenytársa, és amely a szolgáltatásait a „3” megjelöléssel ellátva nyújtja, reklámkampányt indított a „Threepay” elnevezésű pay-as-you-go 8a használat szerinti fizetésen alapuló) szolgáltatásának népszerűsítése érdekében. E célból a televízióban olyan reklámot sugároztatott, amelyben a szolgáltatásának árait összehasonlította az O2 szolgáltatásainak az áraival. E televíziós reklám az „O2” név feltüntetése mellett mozgó buborékok fekete-fehérben történő megjelenítésével kezdődött, majd a „Threepay” és a „3” képi megjelenítésével folytatódott, olyan üzenet mellett, hogy a H3G szolgáltatásai valamely konkrét módon olcsóbbak.
Az O2 a High Court előtt keresetet indított a H3G ellen a buborékos védjegyeinek bitorlása miatt, mialatt elismerte, hogy a vitatott reklámban az árak összehasonlítása a valóságnak megfelelt, és a reklám összességében nem megtévesztő. E kereset elutasításra került. Az O2 ezért ezen ítélet ellen fellebbezést nyújtott be a Court of Appeal-hez, amely a Bírósághoz azzal a kérdéssel fordult, hogy a védjegyjogosult megtilthatja-e a védjegyével azonos vagy ahhoz hasonló megjelölések összehasonlító reklámban való használatát, abban az esetben, ha a reklám nem idéz elő összetéveszthetőséget a reklámozó és a versenytárs, illetőleg ezek védjegyei, árui vagy szolgáltatásai között.
A Bíróság elsőként kifejti a védjegyekről szóló irányelv és az összehasonlító reklámról szóló irányelv egymáshoz való viszonyát. Megállapítja, hogy a versenytárs védjegyével azonos vagy ahhoz hasonló megjelölésnek az összehasonlító reklámban a reklámozó által abból a célból történő használata, hogy a versenytárs áruit vagy szolgáltatásait azonosítsa, a védjegyekről szóló irányelv értelmében megtiltható. A Bíróság azonban megjegyzi, hogy a közösségi jogalkotó az összehasonlító reklámot támogatni, és a védjegy által biztosított jogokat e célból bizonyos mértékben korlátozni kívánta.
A védjegy oltalma és az összehasonlító reklám alkalmazása közötti kompromisszum megteremtése érdekében a Bíróság megállapítja, hogy a védjegy jogosultja nem tilthatja meg harmadik személyek számára a védjegyével azonos vagy ahhoz hasonló megjelölésnek a valamennyi megengedhetőségi feltételt kielégítő összehasonlító reklámban való használatát. Amennyiben azonban fennáll a reklámozó és valamely versenytársa, vagy a reklámozó és versenytársa védjegyei, árui vagy szolgáltatásai között az összetévesztés veszélye, a reklám nem felel meg az összehasonlító reklámról szóló irányelvben felsorolt valamennyi megengedhetőségi feltételnek, és a védjegyjogosult megtilthatja a védjegyével azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés használatát.
A Court of Appeal által feltett kérdésre válaszolva a Bíróság emlékeztet arra, hogy a védjegyjogosult akkor tilthatja meg a védjegyéhez hasonló megjelölés használatát, ha a következő négy feltétel teljesül: a használat gazdasági tevékenység keretében történik; a használathoz a védjegyjogosult nem járult hozzá; a használat a lajstromozott védjegy áruival vagy szolgáltatásaival azonos vagy azokhoz hasonló árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban történik, és olyan jellegű, hogy a vásárlóközönség tudatában fennálló összetévesztés veszélye miatt sérti vagy sértheti a védjegy azon alapvető funkcióját, hogy a fogyasztók számára garantálja az áruk vagy szolgáltatások származását. A Bíróság megjegyzi, hogy az alapügyben az első három feltétel teljesül. Ezzel szemben a Bíróság észrevételezi, hogy a kérdést előterjesztő bíróság saját megállapításai szerint a védjegyekhez hasonló buborékos ábráknak a H3G általi használata a fogyasztók tudatában nem idézett elő összetéveszthetőséget. A reklám ugyanis összességében nem volt megtévesztő, és nem sugallta azt, hogy az O2 és a H3G között bármilyen jellegű kereskedelmi kapcsolat állna fenn.
Következésképpen a negyedik feltétel az alapügyben nem teljesül.
E feltételek mellett a Bíróság megállapítja, hogy a védjegy jogosultja nem hivatkozhat a védjegyoltalomból származó jogaira annak érdekében, hogy harmadik személyekkel szemben megtiltsa, hogy a védjegyhez hasonló megjelölést összehasonlító reklámban olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban használjanak, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal, vagy azokhoz hasonlóak, abban az esetben, ha e használat a vásárlóközönség tudatában nem idéz elő összetéveszthetőséget.
[1] A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK tanácsi irányelv (HL L 40., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.).
[2] Az 1997. október 6-i 97/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 290., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 365. o.) módosított, a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 1984. szeptember 10-i 84/450/EGK tanácsi irányelv (HL L 250., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 227. o.).
